08.06.2022
Обзор судебной практики РК по вопросу взыскания компенсации с нарушителей прав на товарные знаки
Абылханова Ж.А.,
Патентный Поверенный РК, Старший юрист Legalmax Law Firm,
председатель РОО «Союз Патентных Поверенных РК»
В соответствии с законодательством в сфере интеллектуальной собственности РК, владелец товарного знака при условии доказанности факта нарушения его исключительных прав вправе требовать возмещения убытков либо компенсации (п. 6 ст.1032 ГК РК, п.6 ст.44 Закона о товарных знаках РК).
Согласно п.4 ст.9 ГК РК, под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Для товарных знаков размер компенсации не установлен законодательством, а определяется судом исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, маркированных товарными знаками (п.6 ст.44 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).
Ввиду того, что законодательством не установлена твердая сумма компенсации, то решение суда зависит от многих факторов в каждом конкретном случае. Ниже рассмотрим правоприменительную практику по данному вопросу:
- Истцу необходимо собрать доказательства о нарушении прав на товарный знак для представления обоснования своих требований. Так в споре о взыскании компенсации в размере 1 000 000 тенге за нарушение права на товарный знак, суд отказал в удовлетворении исковых требований ввиду того, что истцом не был представлен расчет суммы компенсации, а также не представлены доказательства реализации товаров, маркированных товарным знаком.
- Если на момент подачи искового заявления нарушение было устранено, то возможен пересмотр суммы компенсации судов в сторону уменьшения. В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 3 000 000 тенге за незаконное использование товарного знака сумма компенсации была снижена судом до 1 000 000 тенге, так как нарушение было устранено, и ответчик не реализовал не единого товара с товарным знаком истца.
- Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак может исчисляться по аналогии в пределах, установленных Законом РК «Об авторском праве и смежных правах» согласно пп.6 п.1 ст.49 (от 100 до 15 000 МРП). В споре о взыскании компенсации в размере 505 000 тенге (200 МРП), принимая по внимание характер нарушения и то, что допущенное нарушение не влечет для истца убытков, соразмерных заявленной сумме компенсации, суд снизил размер компенсации до 252 500 тенге (т.е. до 100 МРП).
- Компенсация может быть взыскана в рамках гражданского производства после привлечения ответчика к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак. В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 1 767 500 тенге (700 МРП) суд удовлетворил требования в полном объеме, так как ответчик уже привлекался к административному взысканию за нарушение прав на товарный знак на основании ст.158 КоАП РК.
- Компенсация за нарушение авторских прав является законной неустойкой, следовательно, освобождает истца от обязанности доказывать убытки. В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 505 000 тенге (200 МРП) суд удовлетворил требования в полном объеме без необходимости доказывания и предоставления расчета суммы компенсации, которые не предоставляются в случае неустойки.
- Если спорный товарный знак, имеющий правовую охрану на территории РК зарегистрирован на имя третьего лица в любой стране ЕАЭС с более ранним приоритетом, то дистрибьютор товаров, маркированных таким товарным знаком, не может привлекаться к ответственности за ввоз товара до даты получения правовой охраны в Республике Казахстан. В иске о взыскании денежной компенсации в размере 5 000 000 тенге за незаконное использование товарных знаков истца было отказано, так как товарный знак истца зарегистрирован в стране ЕАЭС на третье лицо откуда ввозился товар до даты регистрации товарного знака на имя местной компании.
- Расчет суммы компенсации сделан на основании данных, указанных в справке оценочной компании касательно рыночной стоимости объема выявленного контрафактного товара. Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы удовлетворил все требования истца, включая взыскание заявленной компенсации в размере 5 000 000 тенге на основании представленной справки оценочной компании.
- При отсутствии факта ввоза товара, маркированного товарным знаком на территорию РК, требование о компенсации не подлежит удовлетворению. В споре по иску о взыскании компенсации за причиненный материальный ущерб в размере 1 689 450 тенге. Суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объеме. Однако, апелляционная инстанция отменила решение и вынесла новое об отказе в удовлетворении исковых требований, так как товар не был реализован и использован по своему назначению на территории РК, а находился на складе временного хранения Департамента государственных доходов по г.Алматы ввиду приостановления выпуска товаров таможенными органами.
- Истцу необходимо представить в суд доказательства причинения убытков, в связи с использованием ответчиком товарного знака истца, и извлечением ответчиком прибыли. По иску о признании неправомерным использование товарного знака и обязании выплатить компенсацию, суд отказал в части компенсации, так как истцом не представлено каких-либо доказательств, достоверно подтверждающих тот факт, что ему причинены какие-либо убытки, в связи с использованием ответчиком товарного знака истца, и извлечением ответчиком прибыли, в частности, суду не представлено сведений за какой срок незаконного использования товарного знака истец просит взыскать компенсацию и чем это подтверждается.
- Законодатель предусматривает выплату компенсации исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных товаров. В гражданском деле по иску об обязании выплатить 300 000 тенге в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак, суд отказал в компенсации ввиду не указано, из какого расчета определена данная сумма, а также не предоставлены суду однородные товары, для того чтобы определить сумму компенсации.
Таким образом, судебная практика по вопросу выплаты компенсации правообладателю при нарушении прав на товарный знак неоднозначна и зависит от многих факторов. В целом, анализ судебной практики позволяет сделать следующие выводы:
- Законодательством установлена компенсация за нарушение прав на товарный знак, которая является альтернативой взысканию убытков, т.е. одновременно взыскать убытки и компенсацию не представляется возможным.
- Анализ правоприменительной практики показывает, что компенсация за нарушение прав на товарный знак редко рассматривается судами в качестве законной неустойки (которая не требует от истца доказывать убытки) и больше приравнивается к убыткам (т.е. для обоих необходимо предоставлять расчет сумм) и изначальная цель введения компенсации не достигнута.
- Необходимость приведения детального и обоснованного расчета размера суммы компенсации приводит к невозможности правообладателям в полной мере воспользоваться законным правом.
Ранее согласно законодательству, правообладатель при нарушении прав на товарный знак мог взыскать только понесенные им убытки. Доказывать убытки в виде реального ущерба или упущенной выгоды очень сложно на практике, в этой связи среди изменений в законодательство в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году правообладателям была предоставлена возможность взыскания в качестве альтернативы убыткам также компенсации за нарушение прав на товарный знак. Компенсация в качестве неустойки должна иметь обеспечительный характер и предостерегать нарушителей от получения выгоды от несанкционированного использования товарного знака в будущем. Целью введения компенсации было предоставить возможность правообладателям взыскать компенсацию без необходимости доказывания и приведения расчета убытков.
Отсутствие фиксированных пределов компенсации при нарушении прав на товарный знак снимает вопрос отсутствия судебного усмотрения и успешно реализуется судами, что подтверждается правоприменительной практикой. Требование судов в части предоставления расчета суммы компенсации основано на п. 6 ст.1032 ГК РК и п.6 ст.44 Закона о товарных знаках РК:
«6. Правообладатель(владелец) при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя».
Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что несмотря на то, что компенсация была введена в качестве альтернативы взысканию убытков, она больше приравнена к убыткам, так как также требует обоснованного расчета в соответствии с требованиями законодательстве в сфере интеллектуальной собственности.
Источники:
1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII, Общая и Особенная части
2) Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
3) Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах»
4) Закон Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности»
5) Упрощенная компенсация, А. Ахмедина, судья суда г. Астаны - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31082242&pos=6;-107#pos=6;-107
6) В Казахстане разрабатывается законопроект о правах на интеллектуальную собственность - https://www.parlam.kz/ru/blogs/bizhanovag/Details/4/52160
7) Выплачивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак предлагают в Казахстане - https://kazpravda.kz/n/vyplachivat-kompensatsiyu-za-narushenie-prav-na-tovarnyy-znak-predlagayut-v-kazahstane/
8) Решения судов РК по делам о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по гражданским делам №1513-20-00-2/2798; №5265-19-00-2/4012; №5501-21-00-2/1006; №7527-21-00-2/10743; №7527-21-00-2/10740; №5265-20-00-2/2398; №7527-21-00-2/6903; №7527-21-00-2/456; №3514-21-00-2/267; №3599-21-00-2а/1254; №7527-20-00-2/83; №7527-19-00-2/19072; №7527-20-00-2/97; №7527-19-00-2/19598; №7527-20-00-2/83; №1513-19-00-2/2814.
