Ответ РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК от 8 июля 2016 года № 91 (kazpatent.kz)
Вопрос №91
Автор: Барламов Алексей Леонидович
Дата создания вопроса: 08.07.2016
Вопрос
Уважаемый Сырым Еркинович, добрый день!
Скажите, пожалуйста, как зарегистрировать на территории Казахстана лицензионный договор на использование международного товарного знака в Казахстане, если договор планируется заключить между российскими компаниями, и можно ли это сделать?! Или для того, чтобы лицензионный договор действовал на территории страны, нужно, чтобы Лицензиат был резидентом РК?!
Ответ:
Порядок и условия регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака регламентированы статьей 21 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).
В соответствии с указанной статьей регистрация договора о предоставлении права на использование товарного знака осуществляется уполномоченным государственным органом (Министерством юстиции Республики Казахстан ) по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией (РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан).
Согласно пункт у 2 статьи 21 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части по лицензионному договору.
При этом, согласно пункту 2 статьи 4 Закона правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан. Таким образом, регистрации в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан подлежат договоры о предоставлении права на использование международного товарного знака в случае, если ему предоставлена правовая охрана на территории Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 48 Закона иностранные юридические лица пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные Законом, наравне с юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
Таким образом, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, может являться лицензиаром (если он владеет исключительным правом на товарный знак) и лицензиатом по лицензионному договору.
Далее сообщаем, что для регистрации лицензионного договора в экспертную организацию представляется заявление установленной формы.
К заявлению прилагаются: